Le compte à rebours est lancé : dans moins d’un an, le 24 mai 2018, entrera en vigueur le Règlement européen 2016/619 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données dit « RGPD » (règlement général sur la protection des données). Toutes les entreprises sont donc contraintes de s’intéresser aux apports du RGPD mais surtout elles doivent prendre les mesures nécessaires pour se mettre en conformité.
L’entrée en vigueur du texte va-t-elle révolutionner les pratiques des entreprises et startups françaises actuelles ? Comment anticiper le basculement à la nouvelle réglementation ? Focus sur la portée des nouvelles obligations qui vont incomber aux startups et sociétés innovantes en matière de collecte, de traitement et de conservation des données personnelles.
I- A qui s’applique ce RGPD ?
Le règlement général sur la protection des données (RGPD) vise les administrations, les grands groupes, les PME et les startups, quel que soit leur niveau de développement.
Les critères d’application des dispositions du RGPD sont liés :
– au lieu de l’établissement principal (en Union européenne) ;
– au lieu de traitement des données à caractère personnel ;
– aux personnes concernées (ressortissant en Union européenne) ;
– à la typologie de traitement des données à caractère personnel et leur niveau de sensibilité.
Le RGPD s’applique donc sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne et en dehors dès lors que les données traitées portent sur des résidents européens. Ainsi, le nouveau règlement s’appliquera chaque fois qu’un résident européen sera directement visé par un traitement de données, y compris par Internet.[1]
II- Quelles sont les conséquences pour ma société au 25 mai 2018 ?
A) La confirmation de droits déjà reconnus par la loi informatique et libertés
Depuis 1978 et l’adoption de la Loi informatique et libertés, la France dispose d’une législation protectrice des données personnelles collectées et utilisées par les responsables de traitement.
Avant toute collecte et utilisation de données personnelles, le responsable de traitement doit précisément annoncer aux personnes concernées ce à quoi elles vont lui servir. Ces objectifs, appelés « finalités », doivent respecter les droits et libertés des individus. Ils limitent la manière dont le responsable pourra utiliser ou réutiliser ces données dans le futur.
Une fois que l’objectif poursuivi par la collecte des données est atteint, il n’y a pas lieu de les conserver et celles-ci doivent être supprimées. La durée de conservation des données doit être définie au préalable par le responsable du traitement, en tenant compte des éventuelles obligations à conserver certaines données.
En outre, après avoir donné leur accord, les personnes concernées disposent de certains droits qu’elles peuvent exercer auprès de l’organisme qui détient les données le concernant :
- un droit d’accès aux données[2]
- un droit de les rectifier[3]
- et enfin un droit de s’opposer à leur utilisation[4].
Le nouveau règlement européen vient renforcer l’ensemble de ces droits en exigeant des responsables de traitement la mise à disposition d’une information claire, intelligible et aisément accessible aux personnes concernées par les traitements de données.
L’expression du consentement, déjà présente en France depuis l’adoption de la Loi Informatique et Libertés, est précisément encadrée. Les utilisateurs doivent être informés de l’usage de leurs données et doivent en principe donner leur accord pour le traitement de leurs données, ou pouvoir s’y opposer. La charge de la preuve du consentement incombe au responsable de traitement. La matérialisation de ce consentement doit être non ambigüe.[5]
B) Le renforcement des droits reconnus par la loi Informatique et libertés
Le Règlement offre également un certain nombre de droits nouveaux aux utilisateurs afin de renforcer la protection de leurs données. En voici les principaux :
1) Création de la portabilité des données
Le Règlement européen consacre un droit nouveau en France et en Europe : celui de la portabilité des données. [6]
Selon ce nouveau texte de loi, une personne sera autorisée à récupérer les données qu’elle a fournies sous une forme aisément réutilisable, et, le cas échéant, de les transférer ensuite à un tiers.
2) Renforcement de la protection des mineurs
Par ailleurs, la législation européenne comporte des dispositions spécifiques nouvelles pour les mineurs de moins de 16 ans.[7] L’information sur les traitements de données les concernant doit être rédigée en des termes clairs et simples, pouvant être aisément compris l’enfant, bien que son consentement doive être officiellement recueilli auprès du titulaire de l’autorité parentale. Les États membres peuvent abaisser cet âge par la loi, sans toutefois qu’il puisse être inférieur à 13 ans.
3) La reconnaissance du droit à réparation
Malgré les protections établies par les textes, il arrive que certaines personnes regrettent d’avoir donné leur consentement suite à une utilisation dommageable de leurs données personnelles.
Afin donc de permettre à ces dernières de retirer et d’effacer leurs données, le règlement a introduit le principe des actions collectives. Il reconnaît désormais un droit à réparation à toute personne ayant subi un dommage matériel ou moral du fait d’une violation du nouveau règlement par le responsable du traitement ou d’un de ses sous-traitants. [8]
4) De nouvelles garanties au service de la confidentialité des données
En outre, une obligation de sécurité et de notification des violations de données personnelles est mise à la charge de tous les responsables de traitements. Ainsi, les données personnelles doivent être traitées de manière à garantir une sécurité et une confidentialité appropriées. [9]
Lorsqu’il constate une violation, par un tiers, de données à caractère personnel, le responsable de traitement de ces données doit notifier à l’autorité de protection des données la violation dans les 72 heures. L’information des personnes concernées est requise si cette violation est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés d’une personne. [10]
5) L’obligation de se conformer au nouveau règlement
En amont de la mise en œuvre d’un traitement de données à caractère personnel, les entreprises devront procéder à une analyse d’impact (PIA) pour mesurer le niveau de faisabilité de ce traitement au regard des obligations du RGPD.
C) Simplifier les démarches administratives et responsabiliser les entreprises
1) La fin des formalités préalables
Le règlement européen vise également à simplifier les démarches de toute entreprise et startup et à accroître la transparence des échanges entre les responsables du traitement des données et les autorités de contrôle nationales.
Ainsi, le règlement supprime la nécessité de formalités préalables auprès des autorités de contrôle.
Sauf exception, il ne sera donc bientôt plus nécessaire d’effectuer des déclarations ou des demandes d’autorisation préalable à la mise en place de traitements de données à caractère personnel.[11]
2) Création d’un Délégué à la Protection des données
Soucieux d’accroître la responsabilisation des acteurs responsables du traitement des données personnelles, le Règlement a institué l’obligation pour ces derniers de nommer un Délégué à la Protection des Données (le « Data Protection Officer »). Ce dernier aura pour mission d’informer et de conseiller le responsable de traitement ou le sous-traitant, mais aussi de contrôler le respect de la législation européenne, notamment en s’assurant qu’un registre des traitements de données est bien tenu en interne (en remplacement des formalités préalables à la CNIL). [12]
Le délégué, qui doit être désigné « sur la base de ses qualités professionnelles et, en particulier de ses connaissances spécialisées du droit et des pratiques en matière de protection des données, et de sa capacité à accomplir [ses] missions », peut être un membre du personnel du responsable du traitement ou du sous-traitant, ou exercer ses missions sur la base d’un contrat de service.[13]
A titre d’exemple, le G29 estime que la géolocalisation des clients d’une chaine de fastfood à dimension internationale à des fins statistiques, ou le traitement des données des patients d’un hôpital obligent les entités concernées à désigner un délégué à la protection des données personnelles. [14]
Les avocats pourront devenir délégués à la protection des données personnelles.
Enfin, le RGPD prévoit la possibilité pour les entreprises d’être certifiées ou d’adhérer à des Codes de conduites pour valoriser leur gouvernance de protection des données.
III. Quels sont les risques ? Les sanctions ?
Les responsables de traitement, comme les sous-traitants, peuvent faire l’objet de sanctions administratives lourdes en cas de méconnaissance des dispositions du RGPD.
Déterminées par les autorités de contrôle, les sanctions pourront aller du simple avertissement à l’injonction de se mettre en conformité avec le nouveau texte européen. Enfin, une amende administrative pouvant atteindre 4% du chiffre d’affaires annuel du responsable de traitement fautif.
SYNTHESE DES SANCTIONS
IV. A retenir : les bons réflexes pour me préparer au RGPD
Le règlement général sur la protection des données personnelles repose sur une logique de responsabilisation et de transparence, alors que les obligations des organismes au regard de la loi informatique et libertés reposaient en grande partie sur les formalités préalables.
En pratique, cette notion nouvelle de responsabilité va notamment se traduire par :
1. La prise en compte de la protection des données dès la conception d’un service ou d’un produit ;
2. la mise en place d’une organisation, de mesures et d’outils internes garantissant une protection optimale des personnes dont les données sont traitées.
Ainsi, il est primordial d’effectuer les diligences suivantes, comme le recommande la CNIL[15] :
• « Réaliser l’inventaire des traitements de données personnelles mis en œuvre ;
• Evaluer leurs pratiques et la mise en place des procédures (notification des violations de données, gestion des réclamations et des plaintes, etc.) ;
• Identifier les risques associés aux opérations de traitement et la prise en compte des mesures nécessaires à leur prévention ;
• Maintenir une documentation assurant la traçabilité des mesures. »
Un audit est fortement recommandé pour faire un état des lieux des traitements et préparer les outils à mettre en place avant le 25 mai 2018. Faites-vous conseiller pour votre mise en conformité avec les dispositions du nouveau règlement européen, afin d’éviter toute sanction future. Pour toutes question, contactez-nous : cb@bondard.fr.
Cet article a été co-rédigé par Maître Céline Bondard, fondatrice du cabinet Bondard avec la contribution de Maître Paul-Henry Derreumaux, avocat au sein du cabinet Bondard ;
Et par Maître Yaël Cohen-Hadria, Conseil spécialisé sur la protection des données, auprès du cabinet Bondard
[1] www.cnil.fr : « Règlement européen sur la protection des données : ce qui change pour les professionnels »
[2] Cons. const., 16 sept. 2010, n° 2010-25 QPC, Jean-Victor C. : JurisData n° 2010-030630
[3] Article 6 – Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés
[4] Article 38 – Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés
[5] Article 7 du Règlement : « Conditions applicables au consentement »
[6] Article 20 du Règlement : « Droit à la portabilité des données »
[7] www.cnil.fr : « Règlement européen sur la protection des données : ce qui change pour les professionnels »
[8]Article 82 -1 du règlement : « Droit à réparation et responsabilité »
[9] Article 32 du Règlement : « Sécurité du traitement »
[10] Article 33 du règlement : « Notification à l’autorité de contrôle d’une violation de données à caractère personnel
[11]www.cnil.fr : « Règlement européen sur la protection des données : ce qui change pour les professionnels »
[12] Articles 37 à 39 du Règlement
[13] Article 37 du Règlement : « Désignation du délégué à la protection des données »
[14]www.cnil.fr : “Guidelines on Data Protection Officers (‘DPOs’)”
[15] www.cnil.fr : « Comment se préparer au règlement européen sur la protection des données ? »
L’actualité juridique des sociétés
innovantes et créatives
Mai 2017
Le Cabinet Bondard offre un service complet et personnalisé aux entreprises innovantes et créatives en France et à l’international.
En ce mois de mai 2017, nous vous proposons de faire le point sur le dépôt de marque aux Etats-Unis.
L’article du mois
La protection efficace des marques aux Etats-Unis
Lorsqu’une entreprise s’installe aux Etats-Unis, il est essentiel d’avoir réfléchi en amont au dépôt de la marque car les systèmes français et américain proposent des protections différentes.
Comment déposer une marque aux Etats-Unis ? Quels sont les critères retenus ?
Découvrez la protection des marques offerte par le système américain ainsi que plusieurs différences essentielles à noter avec le système français.
Notre e-recommandation du mois
Etude de cas
Pour approfondir les connaissances acquises dans notre article sur la “protection efficace des marques aux Etats-Unis”, découvrez cette étude de cas à partir d’une startup Foodtech imaginaire qui souhaite s’implanter aux Etats-Unis. Cet article, publié sur le site d’AcceleRise, a été rédigé suite à une interview avec Maître Céline Bondard, mentor du programme d’accélération.
— Session #2 d’AcceleRise —
candidatures ouvertes jusqu’au 12 juin 2017
AcceleRise est un programme d’accélération dans le secteur de la FoodTech/AgTech qui vise à permettre à toute startup et PME en croissance d’accéder plus rapidement à l’industrialisation et la mise en marché de leurs produits.
Les candidatures pour 2e session du programme sont ouvertes : 1 an d’accompagnement personnalisé à la clé. Vous avez jusqu’au 12 juin 2017 pour vous faire remarquer.
Festival international de Mode et de Photographie d’Hyères
Negotiating Intellectual Property transactions
– Masterclass –
Le Cabinet Bondard a participé au 32e festival d’Hyères qui s’est terminé le lundi 1er mai. Une édition passionnante qui a de nouveau permis de faire émerger des jeunes créateurs du monde entier. Nous avons notamment assisté aux tables rondes Fashion tech et Blockchain en relation avec le droit de la propriété intellectuelle, deux thèmes qui s’invitent désormais dans les domaines de la mode.
Pour en savoir plus sur les jeunes talents qui se sont fait remarquer, nous vous recommandons cet article du M le Mag.
Les évènements à venir
139e réunion annuelle de l’INTA à Barcelone
du 20 au 24 mai 2017
Cette année, la réunion annuelle de l’International Trademark Association (INTA) propose cinq jours de rencontres et réflexions pour aider les entreprises à atteindre leurs objectifs.
À la suite de l’atelier “anti-contrefaçon” organisé l’année dernière, cette année, l’INTA propose une version étendue, un atelier d’une journée et demi intitulé : “Stratégie et Collaboration: la clé du succès contre le crime de contrefaçon” qui aura lieu le vendredi 19 et le samedi 20 mai.
Vous avez une question ? Contactez-nous : contact@bondard.fr
Lorsqu’une entreprise s’installe aux Etats-Unis, il est essentiel d’avoir réfléchi au dépôt de la marque afin de sécuriser son activité. Il est possible de déposer une marque directement aux Etats-Unis ou d’étendre la marque française à l’international, en visant le territoire américain. Comment déposer une marque aux Etats-Unis ? Quels sont les critères retenus ? Découvrez quelques éléments concernant la protection des marques offerte par le système américain ainsi que plusieurs différences essentielles à noter avec le système français.
Nous pourrons vous assister dans vos prises de décisions car la marque aux Etats-Unis impose un exercice de style différent de la France.
I- Différents niveaux de protection en fonction du degré de distinctivité de la marque
L’office des marques américain (USPTO) offre deux possibilités aux entreprises souhaitant enregistrer une marque de commerce aux Etats-Unis et ainsi bénéficier du monopole d’utilisation de cette marque.
A) Le « Principal Register » ou registre principal
La première possibilité est de déposer une marque sur le registre principal, appelé « principal register ».
1. Une protection optimale
Toute marque enregistrée sur ce registre bénéficie d’une protection maximale car son titulaire est présumé en être l’unique propriétaire. Cet enregistrement lui donne le droit d’attaquer toute personne utilisant sa marque ou une marque similaire dans le but de commercialiser des produits ou services identiques ou similaires aux siens.
En outre, le registre principal apporte l’avantage de pouvoir obtenir l’incontestabilité définitive de sa marque lorsque le titulaire établit la preuve d’un usage ininterrompu de sa marque pendant cinq ans. En cas de litige, le titulaire bénéficie alors d’une présomption de validité de sa marque.
2. La nécessaire condition de la « distinctivité »
L’enregistrement d’une marque sur le registre principal n’est autorisé par l’USPTO que si plusieurs conditions sont respectées, parmi lesquelles se trouve la « distinctivité » de la marque.[1]
Ce critère signifie qu’une marque de commerce ne pourra être enregistrée sur le « registre principal » que si elle n’est pas descriptive des produits et services qu’elle entend commercialiser.[2]
A titre d’exemple, la marque « Sweet lollipop » (ou « sucette sucrée » en français), pour la commercialisation de sucettes et plus généralement de sucreries, pourra être considérée comme descriptive par l’Office des marques américain en ce qu’elle ne fait que décrire le produit auquel elle est associée. La marque « Sweet lollipop » ne pourra donc pas être enregistrée sur le registre principal.
Dans le cas où la marque ne serait pas « distinctive », l’USPTO a mis à la disposition des agents économiques un registre additionnel, appelé « supplemental register », destiné à recenser les marques considérées comme descriptives.
B) Le « Supplemental Register » ou registre additionnel
L’enregistrement sur le registre additionnel offre une protection limitée aux titulaires des marques mais cela permet néanmoins d’éviter l’obstacle constitué par le caractère descriptif d’une marque.
1. Une protection inférieure : L’absence de présomption de titularité
L’inscription d’une marque sur le registre additionnel ne permet pas à son propriétaire de bénéficier d’une présomption de titularité de droits dont bénéficient les propriétaires de marques inscrites sur le registre principal.[3]
Pour obtenir la condamnation d’un concurrent sur le terrain de la contrefaçon, les détenteurs d’une marque inscrite sur le registre additionnel doivent apporter la preuve que leur signe est connu du marché et qu’il est réellement associé aux produits ou services qu’ils commercialisent. Il est toutefois essentiel de bien réfléchir car cette preuve peut s’avérer difficile à apporter en raison du caractère initialement descriptif de leur marque.
De plus, les marques inscrites sur le registre additionnel ne bénéficient pas du principe de l’incontestabilité après une période de cinq années d’usage ininterrompu.
2. La garantie du monopole d’utilisation de la marque
Au même titre que les marques inscrites sur le registre principal, toute marque enregistrée sur le registre additionnel ne pourra pas être déposée postérieurement par un autre acteur économique, quel que soit le registre choisi (principal ou additionnel). Le titulaire de ladite marque bénéficie ainsi d’un monopole sur le terme qu’il a décidé de protéger pour les produits et services qu’il s’agit de commercialiser.[4]
3. L’utilisation du sigle «®»
L’enregistrement permet également au titulaire d’associer le sigle «®» à la marque qu’il a déposée, ce qui constitue une dissuasion efficace pour les contrefacteurs potentiels.[5]
4. L’absence de période d’opposition
Une autre spécificité proposée par le « supplemental register » est le fait d’éviter la période d’opposition lorsque l’USPTO publie la demande de dépôt.[6]
Cette publication – antérieure à l’enregistrement définitif de la marque – permet à toute personne (et notamment au titulaire d’une marque antérieure) de « bloquer » le processus et d’empêcher l’enregistrement de la marque, lorsqu’elle estime que cette dernière porte atteinte à ses propres droits de propriété intellectuelle.
Le « supplemental register » ne prévoyant pas de période d’opposition, aucun agent économique ne sera mis au courant du dépôt avant l’enregistrement définitif de la marque. Il en résulte qu’une fois la marque déposée, son enregistrement définitif ne pourra pas être mis en péril par un éventuel titulaire antérieur. Celui-ci n’aura donc pas d’autre choix que de contester la validité du dépôt devant les juridictions compétentes.
5. L’accès ultérieur au registre principal
Afin de bénéficier d’une protection maximale[7], une marque initialement considérée comme descriptive peut toutefois s’imposer sur le marché et espérer être déposée sur le registre principal après cinq années d’exploitation.
Le droit américain considère que la marque peut acquérir une certaine renommée aux yeux des consommateurs. Celle-ci lui permet alors de perdre son caractère « descriptif » car, aux yeux des consommateurs, la marque acquiert une réelle identité propre, un caractère distinctif.
6. La protection d’un signe accordée par le simple usage commercial
Les « Common law rights » américains permettent à toute personne ou entreprise utilisant un signe ou un terme – sous réserve que celui-ci soit distinctif – de bénéficier d’une protection alors même qu’il n’a procédé à aucun dépôt auprès de l’office des marques américain.
Cette protection – comparable à celle octroyée par les juges français au titre de la sanction de la concurrence déloyale – est cependant beaucoup plus fragile et incertaine que celle accordée aux titulaires de marques enregistrées auprès de l’USPTO.[8]
Il est donc fortement recommandé aux agents économiques souhaitant exploiter un signe aux Etats-Unis de procéder au dépôt de ce dernier, sur l’un ou l’autre des registres mis à leur disposition.
II- Différents modes de dépôt en fonction de l’exploitation ou non de la marque
L’office des marques américain (USPTO) propose également deux modes de dépôts différents en fonction de l’usage antérieur éventuel de la marque envisagée.
A) « Use in Commerce Application » ou le dépôt sur la base de l’usage antérieur
Le dépôt d’une marque sous le régime du « Use in Commerce Application », c’est-à-dire sur la base de l’usage antérieur, constitue le mode traditionnel de protection d’une marque. Il permet à son titulaire d’obtenir l’enregistrement – et donc le monopole d’exploitation – plus rapidement.
Néanmoins, afin d’obtenir le monopole d’exploitation de sa marque, l’agent économique devra être en mesure d’apporter la preuve de l’utilisation du terme ou du signe au jour du dépôt.
Cette preuve peut s’avérer relativement difficile à apporter. A titre d’exemple, la seule acquisition d’un nom de domaine au nom de la marque envisagée, ou encore l’immatriculation d’une société, ne suffisent pas à apporter la preuve de l’exploitation antérieure.[9]
Le déposant doit fournir la preuve de l’utilisation antérieure effective. Cette dernière peut être constituée par la vente au public de produits sous le nom de ladite marque, ou encore par l’utilisation de cette dernière à des fins publicitaires.
L’USPTO estime que la preuve de l’exploitation d’une marque est constituée lorsque deux conditions sont réunies :
a. Le nom de la marque est inscrit sur les produits ou leur emballage, ou bien la marque est directement reliée auxdits produits ;
b. Les produits ainsi associés à la marque sont vendus dans au moins deux Etats américains différents.[10]
Une fois la preuve d’usage apportée par le déposant à l’Office des marques américain, la procédure de dépôt pourra se poursuivre jusqu’à l’enregistrement de la marque.
Il est à noter que l’enregistrement ne sera accordé qu’à l’issue d’une période d’opposition. Cette dernière, d’une durée de trente jours à compter de la publication du dépôt par l’USPTO, permet à toute personne intéressée de faire valoir ses droits, si elle estime que le dépôt de la marque nouvelle porte atteinte à ses droits de propriété intellectuelle.[11]
B) « Intent-to-Use Application » ou le dépôt sur la base de l’intention d’usage
L’Office américain des marques permet également de protéger des marques déposées sur le registre principal, qui n’ont pas encore été utilisées sur le marché mais qui feront l’objet d’une exploitation dans un futur proche.
Le titulaire déclare alors sur l’honneur, lors du dépôt, qu’il a l’intention de démarrer l’exploitation sérieuse de sa marque dans les six mois de la date du dépôt.[12]
A ce stade de la procédure, une déclaration sur l’honneur suffit, sans qu’il ne soit besoin de prouver que des démarches ont déjà été entreprises en vue d’une exploitation future.
A la suite de ce dépôt, l’USPTO fournit au titulaire une « Notice of Allowance », ou avis d’acceptation, et procède à la publication de la marque afin de permettre à toute personne intéressée de s’y opposer.
Le délai de six mois court à compter de la réception de cette « Notice of Allowance ».[13]
A l’expiration de ce délai, le titulaire de la marque aura deux possibilités :
– soit il a effectivement démarré l’exploitation de la marque sur le marché, auquel cas il en informe l’USPTO qui procèdera à l’enregistrement définitif ;
– soit l’exploitation n’a pas démarré, pour des motifs qui doivent être « légitimes », ce qui permettra au titulaire de proroger le délai, par tranches de six mois, dans la limite de trois ans à compter de la « Notice of Allowance ».
Lorsque la preuve de l’utilisation est rapportée, le processus d’enregistrement de la marque peut se poursuivre.
Ce délai de six mois accordé par l’USPTO est relativement court et oblige les déposants à préparer en amont le lancement de l’exploitation. Si, à l’expiration du délai, l’exploitation de la marque n’a pas débuté ou qu’elle n’est pas suffisante, l’enregistrement sera refusé par l’USPTO.
III. En France, un contrôle différent des droits antérieurs
1. L’absence de registre additionnel en France
L’une des principales différences entre le système américain et le système français réside dans le fait qu’il n’existe pas, en France, de registre additionnel. Cela signifie qu’un signe descriptif des produits ou services pourra faire l’objet d’un refus d’enregistrement de la part de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI), ou pourra être invalidé a posteriori par les juges français.
Ainsi, la marque verbale « LOTO », visant des produits et services liés à la loterie, a été annulée par la Cour de cassation au motif que ce terme était descriptif des produits et services commercialisés par son titulaire. (Cass. com. 28 avril 2004, n° 02-14373)
Il est toutefois à noter qu’une marque initialement descriptive des produits et services commercialisés pourra être enregistrée en France si, au jour du dépôt, elle a acquis une certaine distinctivité par un usage long et intensif.
A titre d’exemple, la marque « MISS EUROPE », déposée en 1986, a été jugée valable par les juges du fond. Ces derniers ont considéré que la preuve d’une utilisation intensive de ce terme depuis 1952, lui conférait un caractère distinctif dont le titulaire avait pu apporter la preuve. (Cass. com. 19 avril 2005, n°03-13924)
De plus, la protection de la marque distinctive n’est accordée que si la marque est disponible, c’est à dire si aucun concurrent ne peut établir le fait que cette marque est identique ou similaire à une autre marque antérieurement enregistrée pour des produits ou services similaires.
2. La nécessité de vérifier la disponibilité de la marque par soi-même
Le système français de protection des marques diffère également du système américain en ce qu’il n’opère pas un contrôle des marques antérieures présentes sur son registre.
L’INPI laisse aux tiers le soin de s’opposer à l’enregistrement de la marque.
Ainsi, il revient au déposant de vérifier les marques préexistantes dans son domaine d’activité afin d’éviter, notamment, la situation selon laquelle sa marque pourrait être enregistrée faute de surveillance des titulaires de droits antérieurs, mais dont l’exploitation pourrait être remise en cause par la suite devant les tribunaux par ce même titulaire de droits antérieurs.
Conclusion
Si vous souhaitez déposer une marque, que ce soit en France, en Europe, aux Etats-Unis, il est essentiel de vous assurer du caractère distinctif du terme de la marque et d’avoir analysé les marques antérieurement déposées pour des produits et services similaires.
Ces précautions faciliteront le processus d’enregistrement de vos marques et limiteront les risques de litiges ultérieurs.
Pour favoriser vos chances de réussite, nous vous recommandons de vous faire aider par un avocat pour vos démarches juridiques aux Etats-Unis comme en France. Pour toutes questions, contactez-nous : cb@bondard.fr .
Sur le même sujet : Comment choisir sa marque
Maître Céline Bondard
Avocat aux Barreaux de Paris et de New York
Co-founder et Président de la French-American Bar Association en France
cb@bondard.fr
www.bondard.fr
[1] INTA Bulletin – August 15, 2014 Vol. 69 No. 15 – “Incontestability of Marks in the United States and Canada: A Comparison of Perspectives and Purposes”
[2] Intellectual Property: The Law of Trademarks, Copyrights, Patents, and Trade Secrets (Fifth Edition) – Deborah E. BOUCHOUX; p.70 “The Principal and Supplemental Registers”
[3] INTABulletin – May 1, 2012 Vol. 67 No. 9 – “The U.S. Trademark Registers: Supplemental vs. Principal”
[4] https://www.uspto.gov : “How to Amend from the Principal to the Supplemental Register”
[5] INTABulletin – May 1, 2012 Vol. 67 No. 9 – “The U.S. Trademark Registers: Supplemental vs. Principal”
[6] INTABulletin – May 1, 2012 Vol. 67 No. 9 – “The U.S. Trademark Registers: Supplemental vs. Principal”
[7] INTABulletin – May 1, 2012 Vol. 67 No. 9 – “The U.S. Trademark Registers: Supplemental vs. Principal”
[8] https://www.uspto.gov : “Basic Facts about Trademarks – Protecting Your Trademark Basic Facts About Trademarks United States Patent and Trademark Office – ENHANCING YOUR RIGHTS THROUGH FEDERAL REGISTRATION” – p. 9-11
[9] https://www.uspto.gov : “Basic Facts about Trademarks – Protecting Your Trademark Basic Facts About Trademarks United States Patent and Trademark Office – ENHANCING YOUR RIGHTS THROUGH FEDERAL REGISTRATION” – p. 2
[10] https://www.uspto.gov : “Basic Facts about Trademarks – Protecting Your Trademark Basic Facts About Trademarks United States Patent and Trademark Office – ENHANCING YOUR RIGHTS THROUGH FEDERAL REGISTRATION” – p. 20-21
[11] https://www.uspto.gov : “Trademark – What Happens Next?”
[12] https://www.uspto.gov : “Intent-to-Use (ITU) Applications”
[13] https://www.uspto.gov : “Intent-to-Use (ITU) Applications”
L’actualité juridique des sociétés
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du 27 avril au 1er mai 2017
Ce festival, devenu traditionnel, vise à encourager et promouvoir le travail des jeunes créateurs de mode et en photographie. Pas moins de 300 créateurs seront en compétition cette année.
Le Cabinet Bondard, qui accompagne des sociétés créatives, y sera. Si vous souhaitez nous y rencontrer et nous poser toutes vos questions sur la protection et le développement de vos créations, prenez rendez-vous avec nous:
Vous avez une question ? Contactez-nous : contact@bondard.fr
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Qu’est-ce qu’une technologie portative ? Quels sont ses avantages et les risques juridiques à connaître pour commercialiser ces technologies ? Maître Olivera Medenica, Associée fondateur Medenica Law PLLC, of counsel au sein du Cabinet Bondard, a donné une conférence à New York sur les implications juridiques des technologies portables en mars 2017.
Wearable Technology:Key Legal Implications
Rapid Explosion of New Technology
Legal Considerations with New Technology
Industry Impact
- Top trends at the Consumer Electronics Show held in Las Vegas in January 2014.
- One of the buzzwords at February’s Mobile World Congress in Barcelona.
- According to a 2015 Credit Suisse report, the market for wearable technology is currently worth between $3 billion and $5 billion, and it is expected to reach $70 billion by 2050.
- The wearables market exceeded $2 billion in 2015, and is expected to hit 4 billion in 2017.
- Just under 50 million wearable devices were shipped in 2015 and over 125 million units are expected to ship in 2019.
- Growth in the wearables market is expected to increase 35% by 2019.
- Companies are beginning to test wearables in basic use cases like workplace security access (23%), employee time management (20%), and real time employee communication (20%).
- Employees equipped with wearable technology reported a 8.5% increase in productivity and a 3.5% increase in job satisfaction.
- Companies are also beginning to embrace “bring your own wearable” (BYOW) models with 54% currently supporting a BYOW model and an additional 40% planning to support this model in the future.
- Over 50 billion internet-connected devices will exist worldwide by 2020.
- 51% of people surveyed cited privacy as their biggest concern with wearable tech.
- One in six consumers currently owns and uses wearable tech.
Internet of Things (“loT”)
- An interconnected environment where all manners of objects have a digital presence and the ability to communicate with other objects and people.
- Wearable computers, smart health trackers, connected smoke detectors and light bulbs.
- Any Internet connected device that is not a mobile phone, tablet, or traditional computer.
What is it ?
What are the benefits of wearables ?
Potential Benefits
- Health care: insulin and blood-pressure cuffs that connect to a mobile app; patients can give caregivers, relatives, and doctors access to their health data through apps; improved quality of life; disease prevention; tailored medications based upon constant data dialogue between patient and doctor.
- More efficient energy usage: smart meters can enable providers to analyze consumer energy usage.
- Home automation systems: single platform connecting all the devices within a home.
- Car and road safety: smart sensors on cars can alert driver of dangerous road conditions
What are the risks of wearables ?
Security Risks
- Enabling unauthorized access and misuse of personal information;
- Facilitating attacks on other systems; and
- Creating safety risks.
Privacy Risks
- Collection of sensitive personal information, such as precise geolocation, financial account numbers, or health information.
- Collection of personal information, habits, locations and physical conditions over time.
Privacy (con’t)
- Volume of data: fewer than 10,000 households can generate 150 million discrete data points per day, approximately one data point every six seconds for each household.
- Sensitive data can provide beneficial services to consumers, but also increases the risk of unauthorized uses.
- Companies might use this data to make credit, insurance and employment decisions. Such use might be problematic without the consumers’ knowledge or consent.
- Consider the Fair Credit Reporting Act (“FCRA”)
- The FCRA applies to third party consumer reports used for credit or employment purposes; it requires consent for a report to be generated and allows that report to be viewed for inaccuracies.
- The Act imposes certain limits on the use of consumer data to make determinations about credit, insurance, employment or related purposes.
- Imposes obligations on covered agencies, such as employing reasonable procedures to ensure maximum possible accuracy and access to gathered data.
- The Act, however, excludes “first parties.”
- Creepy eavesdropping.
- Marketers want to know what you do at home, when you shut the door.
- IoT devices open the door to accessing this valuable information.
Significant Legal Issues
- Wearables raise a number of significant legal issues with respect to data obtained from the user and third parties.
- Vast majority of wearables currently focus on sensitive health-related and even biometric data.
- While the wearable captures and processes data collected from the user, the data is subsequently stored by the technology company.
- Adequate safeguards must be in place to protect this data.
- Safeguards must comply with the regulatory frameworks of both where the data is collected and where it is stored.
Traditional Privacy Principles
Fair Information Practice Principles (“FIPPs
- Notice
- Choice
- Access
- Accuracy
- Data minimization
- Security
- Accountability
FIPPs found in:
- Organization for Economic Cooperation and Development (“OECD”) privacy guidelines.
- European Union Directive on the protection of personal data.
- Health Insurance Portability and Accountability Act (“HIPAA”).
- Network Advertising Initiative Code of Conduct.
- Obama Administration’s Consumer Privacy Bill of Rights.
- FTC’s Report on Protecting Consumer Privacy in an Era of Rapid Change (2012).
Recent Developments
- May 2014, White House released a Big Data report.
- President’s Council of Advisors on Science and Technology released a companion report.
- September 2014, Europe’s Article 29 Working Group issued an Opinion on Recent Developments on the Internet of Things.
- August 2014, oneM2M, a global standards body, released a proposed security standard for IoT devices.
- January 2017, Department of Commerce Internet Policy Task Force & Digital Economy Leadership Team issued an Internet of Things report entitled Fostering the Advancement of the Internet of Things.
HIPAA Basics
- The Health Information Portability and Accountability Act protects the privacy of an individual’s health information.
- HIPAA’s protections are enforced through the Privacy Rule – or federal regulations promulgated by the U.S. Department of Health and Human Services.
- Prohibition on “covered entity” from disclosing or unlawfully using a person’s “individually identifiable health information” without specific written consent.
- Civil penalties range from $100 to $50,000 per violation.
EU Data Protection
- EU Data Protection Directive is expected to be replaced with the uniform General Data Protection Regulation (GDPR) in May of 2018.
- Expanded territorial reach: applies to data controllers and processors outside the EU whose processing activities relate to the offering of goods and services (even if for free) to, or monitoring the behavior (within the EU) of, EU data subjects.
- GDPR places onerous accountability obligations on data controllers to demonstrate compliance.
- GDPR establishes a tiered approach to penalties for breach which can result in fines for up to the higher of 4% of annual worldwide turnover or 20 million euros.
Privacy Best Practices
Data Security
- Security by design.
- Personnel practices must promote good security.
- Due diligence that service providers that can provide reasonable security.
- Defense-in-depth approach.
- Reasonable access control measures.
- Monitor & patch.
Data Minimization
- Reasons for data minimization.
- Reasonable expectations of consumers.
- Does the data relate to the product’s direct purpose?
- Maintain it in de-identified form?
- Policies for not re-identifying the data.
Notice and Choice
- Notice and choice not necessary when collecting/using consumer data for practices that are consistent with context of transaction.
- Choice at point of sale.
- Tutorials.
- Codes on device.
- Choices during set-up.
- Management portals and set-up.
Political Climate
- January 2015, FTC came out with a report entitled the “Internet of Things”
- One of the recommendations is that Congress consider enacting broad-based privacy legislation.
- Without legislation, FTC cannot mandate certain basic privacy protections, absent a specific showing of deception or unfairness.
- January 2017, DOC issues IoT report. One of the recommendations is to “[c]ontinue to foster an enabling environment for IoT technology to grow and thrive, allow the private sector to lead, and promote technology-neutral standards and consensus-based multistakeholder approaches to policy making at local, tribal, state, federal, and international levels on issues ranging from U.S. security and competitiveness to cybersecurity, privacy, intellectual property, the free flow of information, digital inclusion, interoperability, and stability related to IoT.”
Notable Cases
Intellectual Property/ Trademarks
Intellectual Property/TMs
- Product configuration
- Color
- Sound
- Motion marks
- Scent marks
Intellectual Property/Copyright
- Key issues: ownership, access and usage of data and software.
- Can the data by copyrighted?
- Copyright protection for the underlying software
- Design
Intellectual Property/Patents
- Technology
- Design
Intellectual Property/Trade Secrets
- Customer lists, methods of production, marketing strategies, pricing information, and chemical formulae.
- Algorithms
- “[p]roducts will be defined by the sophistication of their algorithms. Organizations will be valued based not just on their big data, but the algorithms that turn that data into actions and ultimately customer impact.”
- Defend Trade Secrets Act of 2016
Labor/Employment
Labor & Employment
- Lesson from the dual use devices.
- Legitimate business purpose v. Employee resentment.
- E.g.: detecting fatigue in medical professionals; monitoring a production line for quality control purposes.
- Companies should establish a policy addressing the business purpose of the data collected from employees wearing the wearable device.
- Limits should be placed on the gathering of personal and private information about employees.
- Actions implemented to secure this information.
- Company wide policies and training.
EEOC New Rule on Employer Wellness Programs
- Amends the regulations under Title I of the Americans with Disabilities Act and the regulations under Title II of the Genetic Information Nondiscrimination Act as they relate to employer wellness programs.
- “wellness program” refers to health promotion and diseases prevention programs and activities offered to employees.
- Title I of the ADA generally restricts employers from obtaining medical information from applicants and employees but allows employers to make inquiries about employee health programs which includes many wellness programs.
- “reasonably designed to promote health or prevent disease”
- Must be voluntary
- Medical records developed in the course of providing wellness programs must be maintained in a confidential manner.
Product Liability
Skin Allergens/Sensitizers
- Additives
- PPD or p-Penylenediamine
- Cobalt
- Glyceryl thioglycolate
- Metals
- Nickel
- Elastic Materials
- Latex
- Leather
- Chromium
- Glutaraldehyde
Importing Considerations
Selling & importing wearables
Example:
- Smart watch (CBP Ruling HQ H257947 July 14, 2015)
- Issue: How is a smart watch classified under the tariff code regime?
HTSUS analytical framework
- Classification according to General Rules of Interpretation (GRI)
- GRI1 Classification determined according to the “terms of the headings of the tariff schedule and any relative Section or Chapter Notes.”
- GRI3 … if an item is classifiable in two or more headings, classification shall be determined by effected as follows:
- (a) … the heading which provides the most specific description shall be preferred…
- (b) Mixtures, composite goods consisting of different materials or made up of different components, and goods put up in sets for retail sale, which cannot be classified by reference to 3(a), shall be classified as if they consisted of the material or component which gives them their essential character, insofar as this criterion is applicable.
What is “it” ?
HTS Headings considered by CBP in HQ H257947:
–8517 Telephone sets, including telephones for cellular networks or for other wireless networks; other apparatus for the transmission or reception of voice, images or other data, including apparatus for communication in a wired or wireless network (such as a local or wide area network), other than transmission or reception apparatus of heading 8443, 8525, 8527 or 8528; parts thereof:
–8519 Sound recording or reproducing apparatus:
–8521 Video recording or reproducing apparatus, whether or not incorporating a video tuner:
–9029 Revolution counters, production counters, taximeters, odometers, pedometers and the like; speedometers and tachometers, other than those of heading 9014 or 9015;
–9031 Measuring or checking instruments, appliances and machines, not specified or included elsewhere in this chapter; profile projectors; parts and accessories thereof:
–9102 Wrist watches, pocket watches and other watches, including stop watches…
An uncomfortable fit
- Smart watches do not share any characteristics with traditional watches except case, strap and other cosmetic features
- Key features of the watch is not telling time, but to send & receive messages (email, texts, notifications), run apps, play music, collect date (fitness, steps, heart rate), connect to wireless
- Smart watches require FCC certifications to be sold in the US
- Watches HTS Heading 9102 = dutiable (typically per watch rate + separate ad valorem rates on case + strap, band or bracelet + battery
- Smart watches HTS Heading 8517 = Free
Wearables – what’s next?
- Move from watches and bracelets to more innovative categories such as clothes and independent devices (no pairing required)
- Examples:
- Project Jacquard (Google smart tag & Levi’s®)
- From an import perspective, will the tariff schedule catch up?
- Apparel historically subject to significant duties
- Electronics are generally free or low duty
- Globally, customs authorities everywhere are grappling with these hybrid products but most are slow to catch up…
E-Discovery
New Frontier in Discovery Disputes
- Can track every part of the user’s day, including activity, exercise, food, weight and sleep.
- Virtual “black box” for the human body.
- Informal discovery may be a viable option where the user’s profile is public.
- If profile is private, then more formal discovery efforts are necessary.
- Ownership of data: user or social networking site?
- Time is of the essence: spoliation issues and litigation hold letters.
The end…
Olivera Medenica
Medenica Law PLLC
3 Columbus Circle, 15th Fl.
New York, NY 10019
Tel: (212) 785-0070
Email: Omedenica@Medenicalaw.com
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Comment négocier un contrat de propriété intellectuelle? Comment enregistrer une marque en France? Ce cours a été donné par Maître Céline Bondard devant ses élèves de l’école Polytechnique-Master Entrepreneuriat et Innovation, en mars 2017.
SUMMARY
I. Negotiating Intellectual Property Contracts
A.The different types of contracts
B.A few essential clauses
C.Creative Common Licences
II. Registering your trademark in France
A.The French IP Code
B.How to register your trademark in France
I. Negotiating Intellectual Property Contracts
A.The different types of contracts
TYPES OF CONTRACTS
- I want to buy or sell: products / services
- I want to develop: co-development, partnerships,…
- I want to have the authorizations to exploit: assignment of certain rights, licences, franchises, …
QUESTIONS TO ASK YOURSELF
- If I am selling or buying: who will own the IP rights? Which rights, for which use?
- If I am transferring or receiving know-how: who can communicate what? Who can use what?
- Anticipate for potential litigation between the parties, and with third parties: who guarantees what?
Example
You are buying a car or a computer. What are you buying?
- Just the machine, and sometimes technical assistance. But not the technology incorporated in the machine, which you do not have rights upon.o
- Similarly, the physical or electronical transfer of a good does not give you any intellectual property rights to that good.
- Even the source code of a computer program is not transferred when you purchase the right to use / exploit a computer program, if not clearly stated.
B.A few essential clauses
« Any global assignment of a future work is invalid » (Article 131-1 of the IP Code)
« The Contractor acknowledges that all intellectual property rights attached to the Work of Art belongs exclusively to the Company and shall not contest these rights »
«I assign all my intellectual property rights »
« Intellectual property rights will be shared in equal parts between the parties »
« The Company holds the original intellectual property rights pertaining to the Services (as well as any extensions and renewals of rights), known or unknown, whether the Services are created before or after this date, and the Contractor declares having assigned all his rights to the Company »
Example
« By the terms of this Contract, the Assignor assigns exclusively and definitely to the Assignee, as the Work of Art is being realized, the entirety of the author’s rights pertaining to the Work of Art.
The Assignor assigns in particular to the Assignee the rights to use, modify, reproduce, perform, release, display, create derivative work of the Work, commercialise, by any means possible, on any material support.
This assignment is effective for France and abroad, and for the duration of the intellectual property rights pertaining to the Work.
The Assignee shall, as he or she wishes, exploit the Work, as well as any derivative or adapted version thereof that he or she would realize, in particular by means of licensing, for his sole benefit and without owning any royalties to the Assignor. »
Question
The term forbidding the employee to « make a competing company benefit, in any manner, from the knowledge acquired during his employment contract » is :
- a NDA term; or,
- a non-competing term ?
Definition
The non-competing term can be defined as the clause from which an employee has committed to not compete with his employer or any third party.
The non-competing term is applicable during the course of the contractual relationship, and in most cases, also for a while after its termination .
LAWFULNESS OF NON-COMPETING TERM
Each non-competing term, which may be highly constraining and burdensome for its debtor, have to be unequivocally agreed by the latter.
In France, non-competing terms are by principle lawful (Soc, 6 décembre 1967, n° 66-40.456).
Nonetheless, in order to not restrain too much the constitutional principle of freedom of commerce and industry, their validity is subjected to the following conditions (4) :
The non-competing term must be bound to :
- The nature of the professional activity
- A time limitation
- A geographical limitation
- A reasonable interest for the employer to impose such non-competing term
C.Creative Commons Licences
TO BE PI OR NOT TO BE PI
Property is the result of one’s work
« Property is theft »
(Joseph Proudhon, journalist from the 19th century).
What do you think?
The Creative Commons movement: « Creative Commons is a non-profit organization that enables the sharing and use of creativity and knowledge through free legal tools » (http://creativecommons.org/about)
- « Want to let people share and use your photographs, but not allow companies to sell them?
- Looking for access to course materials from the world’s top universities?
- Want to encourage readers to re-publish your blog posts, as long as they give you credit?
- Looking for songs that you can use and remix, royalty-free? »
CREATIVE COMMONS
- BY : Exploitation + derivative work + commercial use;
- BY NC : Exploitation + derivative work BUT not commercial;
- BY ND : Exploitation + commercial BUT not derivative work;
- BY SA : Exploitation + derivative work + commercial use IF share alike;
- BY NC SA : Exploitation + derivative work IF share alike, BUT no commercial use;
- BY NC ND : Exploitation BUT no commercial use AND no derivative work.
All CC licenses are intended to work worldwide: they are drafted with a global network of affiliates and intended to be internationally valid.
CC offers a core suite of six international copyright licences that are drafted based largely on various international treaties governing copyright.
How can I apply a Creative Commons license to my material (offline): you choose your licence and then mark your work with a statement such as « This work is licensed under the Creative Commons (NAME OF LICENCE) Licence. »
Registering your trademark in France
A. The French IP Code
- L711-1 French IP Code : « A trademark is a sign that may be represented graphically and which serves to distinguish products or services of a physical or personal or moral entity »
- It needs to be registered before a Trademark Office to be protected
- It’s a perpetual right – renewable every 10 years
B. How to register your trademark in France ?
- The French IP Office is the Institut National de la Propriété Industrielle, commonly called the INPI.
- All processes are available online.
- It’s strongly advised to order a search trademark report to evaluate the risk of seeing your trademark opposed by a third party.
Refusal in case of likelihood of confusion
- Refusal of the registration of your trademark will occur in case of likelihood of confusion.
- For instance, the Paris Appellate Court decided that the famous French Cheese producer “The Laughing Cow” could lawfully be opposed to the registration of the trademark “The Serious Cow ”, under the ground of likelihood of confusion.
European Trademark
- You can register an European Trademark before the European Intellectual Property Office, the EUIPO.
- Your European Trademark will be protected in all the Members States.
- Third party opposition has to be introduced before the EUIPO.
Extending your trademark internationally
- Once your trademark is registered in France, or in the European Union, you will be able to extend its protection internationally before the World Intellectual Property Office, the WIPO.
- The extension is possible through the Madrid System, covering most foreign countries.
Thank you!
Maître Céline Bondard
Attorney at Law, New York and Paris’ bar
President and co-founder of French-American Bar Association France
www.bondard.fr
cb@bondard.fr
Saviez-vous que les contrats d’échange de services sans contrepartie pécuniaire sont juridiquement considérés comme onéreux ? Il est fréquent dans la vie de toute société innovante, startup ou licorne, de faire des partenariats, de bénéficier d’avantages gratuits ou encore de mettre en place des contreparties non financières (services contre publicité par exemple).
Pour autant, ces contrats à titre gratuit ou sans contrepartie pécuniaire sont-ils légaux ? Comment sont-ils encadrés ?
I – Les contrats à titre gratuit et les contrats sans contrepartie pécuniaire : légaux ou pas légaux ?
A. Définitions
Le contrat à titre gratuit est, depuis la réforme du droit des contrats du 1er octobre 2016, défini au nouvel article 1107 alinéa 2 du Code civil :
« [un contrat] est à titre gratuit lorsque l’une des parties procure à l’autre un avantage sans attendre ni recevoir de contrepartie. »
Ainsi, par opposition au contrat à titre onéreux, le contrat à titre gratuit est celui dans lequel une seule des parties exécute une obligation, sans contrepartie aucune.
Ces contrats sont donc légaux si rédigés correctement, en même temps il est souvent plus facile de les remettre en cause que des contrats à titre onéreux, et par ailleurs, la légalité d’un tel contrat ne signifie pas qu’aucune fiscalité ne s’y applique.
Il existe plusieurs raisons pour lesquelles vous pourriez décider de signer un contrat à titre gratuit : soit parce que l’échange ne contient matériellement aucune contrepartie, soit parce que l’un des signataires de l’accord manifeste explicitement son absence de volonté de recevoir une contrepartie.
Lors de la rédaction d’un tel contrat, « l’intention libérale » doit être rédigée le plus clairement possible.
En cas de contentieux, c’est à la personne qui fait valoir la gratuité de l’échange, « l’intention libérale » du contrat, d’en apporter la preuve ; qu’il soit le donateur ou le donataire.
La décision d’imposer la charge de la preuve à la personne qui fait valoir la gratuité du geste remonte à 1989, lorsque la cour de cassation a eu à trancher dans une affaire opposant un couple et leur architecte. (Cass. 3e Civ. 31 mai 1989 : Bull. civ. III p. 70).
Dans cet arrêt de principe, un couple assurait que leur architecte avait réalisé les travaux au sein de leur maison à titre gratuit. L’architecte lui s’en défendait. En première et seconde instance, les juges du fond avaient considéré que c’était à l’architecte de prouver le caractère onéreux de ses prestations. Mais la Cour de cassation a finalement tranché en faveur de l’architecte : celui qui se prévaut d’une libéralité, en l’espèce le couple bénéficiaire des prestations, doit prouver l’intention libérale du donateur.[1]
Ainsi, la Cour de cassation a “posé implicitement une présomption d’onérosité” des contrats[2], qui reste de jurisprudence constante (Voir Cass. Civ.1, Arrêt nº 302 du 31 mars 2016, Pourvoi nº 14-20.193).
Il faut donc bien distinguer les contrats à titre gratuit (sans contrepartie) et les contrats sans contrepartie pécuniaire, à l’image d’un contrat d’échange de services par exemple, car ce dernier est juridiquement considéré comme « onéreux ».
La distinction entre contrats à titre gratuit ou onéreux repose ainsi sur la présence ou non d’une contrepartie, quelle qu’en soit sa nature. Le contrat est donc considéré comme à titre onéreux lorsqu’il existe une « contrepartie » constituée par un « avantage » même si cet avantage n’est pas financier. (V. par ex. Cass. com. 16 déc. 2014, n° 13-25.765 : JurisData 2014-031671 ; Bull. civ. IV, n° 189 ; JCP E 2015, 1051, note B. Brignon : un acte de partage comportant une contrepartie ne peut être qualifié d’acte à titre gratuit).
Le Code civil définit le contrat à titre onéreux à l’article 1107 alinéa 1 :
« Le contrat est à titre onéreux lorsque chacune des parties reçoit de l’autre un avantage en contrepartie de celui qu’elle procure. »
En conséquence, il est fondamental d’être clair sur l’intention de chacune des parties au contrat, car le régime juridique applicable à la convention dépendra de son caractère onéreux ou gratuit. Ainsi, par exemple, céder sa marque à titre gratuit n’a pas les mêmes conséquences juridiques que de céder sa marque en contrepartie d’une prestation de service. (Voir ci-dessous II).
B. Illustrations
Parmi les contrats à titre gratuit de l’article 1107 al. 2 du Code civil, se distinguent deux types d’actes : les actes qui opèrent un transfert de valeur entre les patrimoines des deux parties, et ceux qui n’opèrent pas de transfert de valeur.
Les actes à titre gratuit dits « libéralités », constatent l’appauvrissement patrimonial d’une des parties.
Par exemple, abandonner une créance peut être considéré comme une libéralité, puisque cela appauvrit celui qui l’abandonne et enrichit son bénéficiaire.
En matière de libéralités, la Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 18 septembre 2013, a ainsi jugé qu’en vertu des dispositions de l’article L 122-7 du code de la propriété intellectuelle, la cession de droits d’auteur peut être consentie à titre gratuit.
Les juges du fonds précisant néanmoins que, d’une part, « le cessionnaire peut exploiter commercialement l’œuvre ainsi cédée, l’auteur étant libre de renoncer à percevoir des droits patrimoniaux sur cette exploitation, encore faut-il que celui-ci ait eu une claire conscience de ce qu’il cède à titre gratuit », et que d’autre part, « la transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée ».[3]
Au sein de cette espèce du 18 septembre 2013, en l’absence de contrat de cession écrit, le cessionnaire qui se prévalait d’une libéralité de la part de l’auteur, n’a pu prouver le caractère gratuit de la cession des droits patrimoniaux.
A leur tour, les contrats de service gratuit, également dénommés « contrats désintéressés ou contrat de bienfaisance », n’opèrent, quant à eux, aucun transfert de valeur de patrimoine à patrimoine mais obligent à fournir un service non rémunéré, qualifié de « commodat » ou de « prestation gratuite de travail ».
Par exemple, réaliser gratuitement et volontairement un logo pour une marque.
En revanche, s’il est stipulé que la réalisation non payante de ce logo implique la présence du nom de votre entreprise sur le site de l’entreprise destinataire du service rendu ou toute autre forme de contrepartie, il s’agit alors d’un contrat d’échange de services considéré comme onéreux (ce n’est plus un contrat à titre gratuit).
En tout état de cause, en l’absence « d’intention libérale » explicitement formulée, le contrat pourrait être requalifié en contrat à titre onéreux.
II- Les conditions de conclusion et d’exécution
A. Les conditions de conclusion
La conclusion des contrats à titre gratuit et contrats sans contrepartie onéreuse (hors contrat d’échange de choses) sont soumises aux conditions du droit commun des obligations.
Le nouvel article 1128 du Code civil, applicable aux contrats conclus après le 1er octobre 2016, dispose que :
« Sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain. »
Il faut noter en particulier que la capacité de contracter des deux parties est strictement observée, l’article 901 du Code civil disposant que : « pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence ».
En outre, la libéralité pourra faire l’objet d’une révocation unilatérale de la part du disposant en cas d’ingratitude, pour la donation entre vifs, ou d’inexécution des conditions sous lesquelles elle a été faite (articles 953 à 966 du Code civil).
B. Les conditions d’exécution
A la différence du contrat sans contrepartie pécuniaire, le contrat à titre gratuit est en général considéré comme conclu intuitu personae.
Ainsi, l’erreur sur la personne entraîne plus facilement la nullité, que dans les contrats à titre onéreux.[4]
De même, l’erreur sur un simple motif, qui n’est de façon usuelle pas une cause de nullité, le devient si cette erreur a été commise dans le cadre d’un contrat conclu à titre gratuit.
En effet, l’article 1135 du Code civil prévoit que :
« L’erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou du cocontractant, n’est pas une cause de nullité, à moins que les parties n’en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement.
Néanmoins l’erreur sur le motif d’une libéralité, en l’absence duquel son auteur n’aurait pas disposé, est une cause de nullité. »
Les règles du droit civil sont donc très protectrices envers le contractant qui se dépouille d’une partie de son patrimoine sans contrepartie aucune.
III. L’impact fiscal non négligeable sur la transaction à titre gratuit
A. Dans les contrats à titre gratuit
Les contrats à titre gratuit sont exemptés de taxe sur la valeur ajoutée. Le Bulletin officiel des finances publiques-impôts dispose :
« Bien entendu lorsqu’une opération est effectuée gratuitement, elle n’est pas placée dans le champ d’application de la TVA. »[5]
Pour être assujetti à la TVA, l’opération doit avoir un caractère onéreux.
Il faut noter que l’administration fiscale n’est pas liée par le prix mentionné dans la transaction. Pour les particuliers il y a un risque de requalification en donation, tandis que pour les entreprises il y a un risque de qualification d’acte anormal de gestion.
Pour les particuliers, une requalification en donation entrainera la soumission aux droits de mutation, fixés par décret[6], varient en fonction de différents facteurs et notamment du lien unissant le donateur et le donataire (lien parental), de la valeur pécuniaire du bien donné ou encore de l’âge du donataire.
En pratique, que se passe-t-il si vous cédez votre brevet ou votre marque à titre gratuit ?
Pour les entreprises, les cessions ou concessions de licence doivent être faites à la juste valeur.
L’administration redresse fréquemment des transactions sous l’angle de l’acte anormal de gestion ou de revenus réputés distribués.
La question se pose sur les licences de marques, notamment sur les licences à titre gratuit.
Une licence à titre gratuit peut être envisagée si l’intérêt de l’entreprise le justifie comme la conquête de nouveaux marchés ou le lancement d’un produit par exemple.
Une licence gratuite devra être limitée dans le temps.
L’administration bénéficie de benchmark précis sur les licences ; il conviendra donc de justifier attentivement le taux pratiqué.
B. Dans les contrats sans contrepartie monétaire
Dans l’hypothèse où deux parties concluent un contrat dans lequel leurs obligations réciproques se compensent – par exemple X réalise des prestations intellectuelles pour Y, et Y lui fait de la publicité sur son site Internet, ce contrat n’est pas un contrat à titre gratuit.
Ce contrat, à titre onéreux, comprend ainsi deux obligations de faire.
Dès lors, le contrat entre dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). La jurisprudence utilise en effet la notion de « contre-valeur » c’est-à-dire toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir (cotisations, redevances, prix, remise de biens ou prestations de services dans le cadre d’un échange, etc.) en contrepartie d’une livraison de biens ou d’une prestation de services, afin de soumettre l’échange de biens ou prestations à titre onéreux à la taxe sur la valeur ajoutée.[7]
Par Maître Céline Bondard, avocate aux Barreaux de Paris et New York,
Présidente et co-fondatrice de la French-American Bar Association en France
Avec la contribution de Capucine Nicolas, juriste au sein du Cabinet Bondard et de notre confrère Gregory Groléas, Avocat à la Cour et fiscaliste.
[1] Cass. 3e Civ. 31 mai 1989 : Bull. civ. III p. 70
[2] RTD Civ. 1990 p.69 – L’article 1105 et la preuve d’un contrat de bienfaisance – Jacques Mestre
[3] Cour d’appel de Paris, 18 septembre 2013, RG n°12/02766
[4] Dalloz – Répertoire de droit civil – Contrat (Généralités) – Mathias LATINA – décembre 2013 (actualisation : juin 2016)
[5] Bofip n°BOI-TVA-CHAMP-10-10-10-20120912 B §90
[6] Instruction du 7 mars 2012 BOI 7 G-2-12 Droits de mutation à titre gratuit. Tarifs et liquidation des droits
[7] Bofip n°BOI-TVA-CHAMP-10-10-10-20120912 B §90
L’actualité juridique des sociétés
innovantes et créatrives
Mars 2017
Sociétés innovantes, entrepreneurs et créateurs, tenez-vous informés
des nouveautés juridiques vous concernant, en France comme à l’étranger !
L’article juridique du mois
Les Obligations Convertibles en Actions (OCA)
Vous avez une structure que vous souhaitez développer en augmentant son capital social au cours d’une levée de fonds ? Actions, BSPCE, BSA, actions gratuites, OCA… Pas facile de s’y retrouver parmi les instruments financiers existants.
Ce mois-ci nous vous proposons un focus sur les obligations convertibles en actions, dites “OCA”. Cet instrument de financement constitue un outil de diversification du financement de l’entreprise et du patrimoine financier de son porteur.
Découvrez notre article, également publié sur les OCA
Ressources juridiques offertes par le Cabinet Bondard
Masterclass in English : “How to create your French Startup”
Découvrez le contenu de la dernière Masterclass tenue par Me Céline Bondard, le 28 février dernier, dans le cadre du French Tech Ticket Program.
A l’invitation de Creative Valley, réseau d’incubateurs de start-ups, Me Céline Bondard a présenté les meilleurs moyens de monter sa start-up en France à des entrepreneurs étrangers qui ont choisi d’implanter leur société innovante ou filiale dans l’hexagone.
Nos e-recommandations du mois
De bons plats chauds au bureau
La société innovante Popchef, start-up accompagnée par le cabinet Bondard, se développe à pas de géant.
François Vasnier, le CTO de Popchef, vous explique les points clés de leur succès dans son article : Comment livrer un plat toutes les 5 secondes.
Startup Scoper : Comment protéger son idée ?
Georges Kamami, Alumni d’HEC, a développé une chaîne Youtube de vulgarisation de l’entrepreneuriat : Startup Scoper.
Avec un ton décontracté, Georges Kamami décrypte des notions et termes de l’écosystème startup et livre des anecdotes révélatrices sur de gros succès ou des échecs entrepreneuriaux.
Nous vous invitons à prendre connaissance de cette video sur la protection des idées, dont nous avons préalablement validé le contenu. Merci à Georges Kamami pour nous avoir sollicité à ce sujet !
Retrouvez sa vidéo sur la protection des idées
Les évènements du mois
Digital Food Club – 16 mars 2017
Pour la 17e année consécutive, le DigitalFoodLab donne rendez-vous aux porteurs de projets, créateurs de startups FoodTech et à toute personne intéressée par l’innovation dans le secteur alimentaire pour une soirée de rencontres.
Le Cabinet Bondard sera présent. Si vous souhaitez vous y rendre, n’hésitez pas à venir nous rencontrer !
Pour s’inscrire à l’évènement c’est ici
Event Impact 2 – 30 mars 2017
Plus de 1000 personnes, provenant de 50 pays, sont attendus à l’Hôtel de Ville de Paris pour présenter leurs solutions innovantes face aux enjeux sociaux et environnementaux.
Le Cabinet Bondard y assistera. Si vous souhaitez également y participer, pensez à vous inscrire ici.
Le Cabinet Bondard accompagne les sociétés innovantes et les créateurs tout au long
de leur croissance en France et à l’international.
Vous avez une question ? Contactez-nous : contact@bondard.fr
télécharger le pdf de présentation (en anglais)
Summary
I. First legal steps: company and trademark in France
A. Setting-up your company
B. How to register your trademark in France
II. Up and running: negotiating contracts in France
A. How to negotiate business contracts in France
B. Important clauses under French law
III. Making people work in France
A. Employment versus partnerships
B. Conclusion
I. First Legal Steps: company and Trademark in France
A. Setting-up your company
The different types of structures
In France, activities can be undertaken by a sole person (representative, agent), a liaison office or by corporate entities.
Popular company forms are the société par actions simplifiée (SAS) and the société anonyme (SA), or the société par actions à responsabilité limitée (SARL).
SAS can be formed with a single partner -SAS Unipersonnelle (SASU).
• The SAS (or SAS Unipersonnelle) is the most modern form of French company and is well suited to holding companies and foreign companies wishing to maintain 100% control of one of
their subsidiaries.
Bylaws and Shareholders ‘Agreements
• DON’T : « We will enter into a shareholders’ agreement when we will have investors »
• DO :
– Bylaws : equity, CEO, shareholder’s exclusion terms, majority rules, etc.
– Shareholders’ agreements : pre-emption rights, drag along, tag along, vesting, non-competing term, bad leaver, etc.
Funds raising
• DON’T : « Fund raising is mandatory ! »
• DO :
– It’s useful if : it is tailored to your needs; you’ve already examined other financial solutions for your company (e.g. public subventions, bank loans, etc.)
– Consider if applicable, obtaining money in the following order: loans, prices, subventions (BPI, Réseau Entreprendre, Scientipôle, etc.); love money; business angels; crowdfunding / institutional investors.
Branch vs. subsidiaries
Branch : Branches enable foreign companies to establish a foothold in France for a commercial activity.
• Branches are headed by a legal representative, functioning like an agency and reporting to headquarters, and have no official restrictions on their decision-making powers.
• They may carry out all the operations of an industrial or commercial company, but are not separate legal entities and the parent companies are responsible for their initiatives.
Subsidiaries : Creating a subsidiary (a company incorporated under French law) offers certain advantages :
• Segregation of subsidiaries’ and parent companies’ assets means that foreign companies do not bear unlimited liability for the debts of their French structures;
• Subsidiaries may apply for government financial support when starting up or expanding;
• Subsidiaries can enter into agreements on sales and technical royalties, commissions, etc.
B. How to register your trademark in France ?
The French Intellectual Property Code
L711-1 French IP Code : « A trademark is a sign that may be represented graphically and which serves to distinguish products or services of a physical or personal or moral entity »
• It needs to be registered before a Trademark Office to be protected
• It’s a perpetual right – renewable every 10 years
French trademark
• The French IP Office is the Institut National de la Propriété Industrielle, commonly called the INPI.
• All processes are available online.
• It’s strongly advised to order a search trademark report to evaluate the risk of seeing your trademark opposed by a third party.
Refusal in case of likehood of confusion
• Refusal of the registration of your trademark will occur in case of likelihood of confusion.
• For instance, the Paris Appellate Court decided that the famous French Cheese producer “The Laughing Cow” could lawfully be opposed to the registration of the trademark “The Serious
Cow ”, under the ground of likelihood of confusion.
Refusal in case of likehood of confusion
• You can register an European Trademark before the European Intellectual Property Office, the EUIPO.
• Your European Trademark will be protected in all the Members States.
• Third party opposition has to be introduced before the EUIPO.
Extending your trademark internationally
• Once your trademark is registered in France, or in the European Union, you will be able to extend its protection internationally before the World Intellectual Property Office, the WIPO.
• The extension is possible through the Madrid System, covering most foreign countries.
II. Up and Running: Negotiating Contracts in France and in the IS
A. How to negociate contracts in France ?
French style of negotiating
• When negotiating with public entities, you may want to quickly distinguish for yourself the “deal breakers” from the smaller points.
• Factor in the duration of the negotiation, which may be quite long (internal company processes).
• You want to start with a position that is not going to be too far off, so that you can find a middle ground.
• The stakes may not be as high as in the U.S. because litigation is less costly (for instance, limited discovery process).
Negotiating in good faith
• French courts consider that, during the negotiation phase, parties are free to negotiate, but bound to not abuse of this right.
• It is under this criterion of “abuse of right”, that a party can enforce the contracting party’s liability during a negotiation.
• One of the major novelty of the contract reform is the introduction of good faith during the negotiation of contracts, and not just during the performance of contracts.
• Parties can now be obliged to disclose some information during the negotiation to ensure the contracting party to be fully aware of the legally binding effects of the agreement.
B. Important causes under French law.
Important terms to negotiate
– Term and termination;
– IP ownership and maintenance;
– Assignment and sublicences;
– Indemnification provisions;
– Warranties and representations;
– Governing law and jurisdiction;
– Alternative dispute resolutions.
Term & Termination Provisions
• Termination with fault: one shall provide the other party an opportunity to cure in case of breach (New article 1126).
• Termination generally takes place 15 to 30 days after the breaching party has been told of its faults in writing.
• Unless: the fault has been so significant that you can consider terminating the contract immediately and without notice.
• This unilateral termination, triggered by a formal notice, is made under the demanding party’s risks.
• In the event of litigation, you shall have to prove the severity of the breach so best (i) to have a detailed contract; (ii) to have kept evidence of such significant breach.
• Termination without fault, it is important, notwithstanding what the contract says, that the party terminating the contract considers what would be a reasonable notice.
• New Article 1210 and 1211 of the Civil Code prohibit perpetual undertakings and require that where a contract is concluded for an indefinite duration, a party may put an end to it by complying with the notice period that is specified in the contract, or, if no such provision is specified, by applying a reasonable notice.
• Criteria for a reasonable notice may be, notably: initial duration of the contract; financial stakes and economic dependency between the parties.
• U.S law allows parties negotiating a contract to minimize their liability for direct damages by enforcing a liability cap.
• Clause must be incorporated into a contract at the time the contract is made.
• It can be a specific dollar amount (e.g. $200), but it also can be an amount paid for products or services (e.g. the wholesale cost or twice the subscription fee).
• Exceptions to limitation, e.g.:
– Indemnification obligations of a party for third-party claims brought against the other party, including intellectual property infringement claims
– Liabilities of a party that arise from a breach of its confidentiality or data security obligations
– Liabilities of a party that arise from a breach of its obligations to comply with laws
– Liabilities of a party that arise from its fraud
• CASE: Food Safety Net Services v. Eco Safe Systems USA, Inc., 147 Cal.Rptr.3d 634 (Cal. Ct. App. 2012).
Term & Termination Provisions
(i) Where you cannot limit your responsibility = cap of liability not enforceable
• Bodily injuries, death, and any damage caused by gross negligence or willful misconduct
• Any mitigation (cap of liability) regarding these damages is not enforceable under case law.
(ii) Where you cannot be held responsible =liability not admitted by French courts
• Indirect damages are never compensated as a principle under French law.
• What exactly may be considered by the judge as an indirect or consequential damage? It is standard to contractually ‘pre-qualify’
different types of damages such as lost profits, lost revenues, damages data or business interruption.
• Illustration: in a gas station, the default of a storage tank delivered by a oil company, has a direct causal link to the loss of fuel, the
operating deficit, the bank charges. All those damages must be compensated. (Cass. Com. 14 septembre 2010; n°09-69.036).
Warranties and Representations
• A clause limiting the warranty shall be interpreted strictly by French Courts if the other party can demonstrate that:
– pre-contractual negotiations have lasted for long and
– have provided the partner the opportunity to familiarize itself with the customer’s activity and needs.
• Furthermore, several types of warranties are non disclaimable.
(i) Warranty For Hidden Defects (with consumers)
• A seller is bound to a warranty on account of the latent defects of the thing sold which render it unfit for the use or
which it was intended, or which so impair that use that the buyer would not have acquired it, or would only have given a lesser price for it, had he known of them.
• French exception: in case of contractual relations between two professionals of the same field of specialty, clauses limiting warranty shall be admitted.
(ii) Warranty Of Conformity to the documentation’s specifications (with consumers)
• Warranty of conformity to the documentation’s specifications and to the administrative and legal regulations.
• Limit: the consumer has a time limitation of 2 years from the delivery of the object of the contract.
• The consumer is entitled to choose between the repair or the replacement of the object of the contract
• Conformity is evaluated according to the contract established by the parties.
(iii) Warranty Of Delivery (with professionals)
• For contracts concluded between professionals, the vendor is held by a warranty of delivery.
• Consumer is able to trigger the vendor’s warranty of delivery, in case of a failure to the warranty of conformity.
Governing law and jurisdictions
• Standard clause when negotiating in France would be to plan for French law and the competent courts of Paris, France.
• Keep in mind when you negotiate that this would actually be the first point of negotiation: if French law is applicable, then all the points mentioned previously shall apply as well.
Alternative Dispute Resolution
• Litigation, arbitration or mediation are all possible in France; some courts may also push for mediation.
• If seeking to include an arbitration clause in France under French law, also consider the venue and the applicable procedural rules, number of arbitrators, fees and costs.
• Popular arbitration forums in Paris are: the Chambre de commerce internationale (CCI); Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris (CMAP); l’Association française de l’arbitrage (AFA).
III. Making people work in France
A. Employment versus partnership
Legal employment contract
• The most common form of employment contract is a permanent contract (contrat à durée indéterminée – CDI) .
• An employment contract must stipulate the employee’s pay and job description, along with the working hours and place of work.
• The contract may also provide for a probationary period, which may be as long as four months for a managerial post (renewable once if an industry-specific agreement allows this).
• All additional contractual clauses shall abide by the French Labor Code or to any industry- specific collective agreement that applies to the employer.
Submission to the French Labor Code and collective agreements
• Beyond Labor regulations, employment relations within a given company are increasingly based on collective agreements at industry level and at the level of individual companies.
• The company’s actual activity, as stated in its articles, determines which collective agreement is applicable.
Services agreement
• You may also want to enter into an agreement with a partner with a services agreement, without having to employ that person.
• Beware of: situations where the contract resembles an employment relationship. This contract may allow your partner to ask for a requalification of his or her contract into an employment contract.
B. Conclusion
• Be aware that French law favors employees and consumers.
• Negotiate with a lot of attention all your contracts, partnerships or employment contracts.
• Keep in mind that the contract shall (i) conform to French law; (ii) be deemed not to constitute an abuse of right, or take the risk that your clause or contract may be invalidated by French courts.
Thank You !
Vous voulez créer votre structure et vous souhaitez ouvrir votre capital à des tiers investisseurs ? Vous avez déjà une structure que vous souhaitez développer en augmentant son capital social au cours d’une levée de fonds ? Focus sur les obligations convertibles en actions, dites “OCA” : un outil de diversification du financement à connaître.
1. Une obligation ordinaire avec une option de conversion
a) Quelle est la différence entre une action et une obligation ?
Une « obligation » est un titre négociable qui constate un droit de créance sur une société commerciale, une association ou encore l’Etat.
Une « action » est un titre négociable qui représente une fraction du capital d’une société.
L’emprunt obligataire, soit l’émission d’obligations par la société, se caractérise par son unicité : une seule et unique dette est générée par la société émettrice de l’obligation. Ainsi, par exemple si trente obligations sont émises par la société, celles-ci ne forment qu’une seule et même dette dans le patrimoine de la société. Chaque créancier de l’obligation ou « obligataire » possédant tous les mêmes droits.
A la différence de l’action, l’obligation assure à son titulaire une rémunération certaine, qui se compose d’une part, de la perception d’un intérêt déterminé par avance ; et d’autre part, du remboursement du montant nominal de l’obligation.
En effet, l’action ne confère à son titulaire qu’une rémunération incertaine, composée de dividendes (si distribués) et d’une prospective plus-value à la cession.
b) Quand une obligation peut devenir une action.
L’obligation convertible en actions permet à son détenteur, pendant une période déterminée dite « de conversion », de transformer son obligation contre une ou plusieurs actions de la société émettrice.
Ainsi, c’est un instrument financier qui mêle rémunération certaine de l’obligation et prise de risque, par la possible participation au capital de l’action : le détenteur d’une OCA peut alors devenir un actionnaire à part entière de la société.
L’émission d’obligations convertibles en actions (OCA) dans une société par actions est autorisée pour les SAS par les articles L. 228-91 et L. 228-38 du Code de commerce.
En dehors des sociétés par actions, l’émission d’obligations convertibles en actions est également un instrument financier ouvert notamment aux SARL (L.223-11 C. com), aux associations (L. 213-8 à 213-21 C. mon. fin.), aux sociétés coopératives agricoles (L.532-11 C. rur.), ou encore aux GIE (L. 251-7 C. com).
II. Les conditions et la procédure d’émission d’obligations convertibles
Pour pouvoir émettre une obligation, la société émettrice doit pouvoir faire preuve de sa bonne santé financière.
L’article L. 228-39 du Code de commerce [1] impose deux conditions préalables à l’émission d’obligations :
- Deux bilans régulièrement approuvés par les actionnaires ;
- Le capital de la société doit être intégralement libéré.
Une fois ces conditions remplies, il faut encore obtenir l’aval des actionnaires de la société émettrice. L’article L. 228-92 [2] dispose en effet que l’émission d’obligations convertibles devra être autorisée par l’assemblée générale extraordinaire, sur rapport du conseil d’administration ou du directoire, ou sur rapport spécial du commissaire aux comptes.
III. Le contrat d’émission des conditions applicables aux OCA
Au cours de l’assemblée générale extraordinaire, les actionnaires se prononcent sur les conditions applicables à l’émission de ces obligations convertibles dans un contrat d’émission, qui lie la société et les souscripteurs d’obligations convertibles.
Ce contrat prévoit principalement :
- les modalités de l’émission et de souscription (nombre d’OCA émises, prix de souscription unitaire, période de souscription des OCA, modalités de libération du prix de souscription) ;
- les caractéristiques de l’emprunt obligataire (en particulier prix d’émission et valeur nominale).
IV. Comment s’adresser à la masse des obligataires ?
Dès lors que l’emprunt obligataire est complètement souscrit par les créanciers ou « obligataires », ces derniers sont réunis en une masse dotée de la personnalité morale.
Cette organisation légale est dotée de la personnalité juridique afin de pouvoir défendre les intérêts des obligataires devant les tribunaux, notamment en cas de mise en liquidation de la société émettrice.
Les droits des obligataires vis-à-vis de la société émettrice sont portés par un ou plusieurs représentants :
« Les porteurs d’obligations d’une même émission sont groupés de plein droit, pour la défense de leurs intérêts communs, en une masse qui jouit de la personnalité civile.
Toutefois, en cas d’émissions successives d’obligations, la société peut, lorsqu’une clause de chaque contrat d’émission le prévoit, grouper en une masse unique les porteurs d’obligations ayant des droits identiques. » (article L 228-46 du Code de commerce).
Ainsi, à la grande différence des actionnaires, les obligataires n’ont pas de droits politiques individuels. Ils ne peuvent s’exprimer qu’au travers de leur représentant : « La masse est représentée par un ou plusieurs mandataires élus par l’assemblée générale des obligataires. Leur nombre ne peut en aucun cas excéder trois. Les représentants peuvent être désignés dans le contrat d’émission. » – Article L.228-47 du Code de commerce.
V. Les avantages de l’émission d’obligations convertibles pour la société émettrice
L’avantage majeur pour l’entreprise émettrice vise notamment la potentialité de transformation des dettes obligataires en fonds propres.[3]
L’augmentation du capital de la société émettrice se fait donc par étape successive – émission d’obligations convertibles puis conversion des obligations en actions et entrée des nouveaux actionnaires dans le capital ; cela permet à la société émettrice d’ouvrir son capital sans perdre immédiatement le contrôle.
En effet, la transformation de l’obligation n’ayant lieu que lors de la période de conversion déterminée contractuellement, la restructuration en actionnariat –c’est-à-dire l’entrée des nouveaux actionnaires dans le capital–, s’effectue à terme.
En outre, la rémunération d’une obligation convertible présente un avantage financier très important pour la société émettrice car son émission présente un faible coût. De fait, la rémunération d’une OCA est plus faible qu’une obligation classique car la conversion de l’obligation fait chuter le montant du coupon et de la rémunération de l’obligation convertible.
En effet, la possibilité de convertir l’obligation en action, et donc de faire une plus-value lors de la conversion, constitue la principale contrepartie de l’obligation convertible.
VI. Les risques pris par la société émettrice
Toute opération comporte des avantages et des inconvénients. En l’espèce, les OCA comportent le risque, pour les sociétés émettrices, de ne pas être converties à l’échéance du contrat d’émission[4].
Si le porteur décide de ne pas convertir son obligation car la cotation de la société n’est plus favorable ou qu’il ne souhaite plus faire partie du capital, la société émettrice se trouvera dans la nécessité de trouver les fonds nécessaires pour rembourser le montant la valeur nominale de l’obligation, ajoutée de primes de remboursement, si négociées dans le contrat d’émission.
VII. Les risques pris par un porteur d’une obligation convertible
Tout comme la société émettrice d’une OCA, le porteur d’une telle obligation est lui aussi soumis à un certain nombre de risques[5] :
- Risque à l’échéance : un défaut de la société émettrice
Le remboursement de l’obligation dépend de la capacité de l’émetteur à faire face à ses engagements. En outre, certaines obligations ne donnent pas lieu à un remboursement égal à l’investissement initial. Divers modes de calcul de la valeur de remboursement peuvent être déterminés contractuellement. Dans une telle hypothèse, le porteur d’obligation peut être soumis à un risque de perte en capital.
- Risques en cours de vie : une perte en capital
L’obligation est sensible aux variations du marché des taux d’intérêt. Il n’existe aucune garantie sur le prix de cession de l’obligation en cours de vie. Son cours évolue en fonction du niveau des taux d’intérêt, de la qualité de l’émetteur et de la liquidité du marché. Si le porteur souhaite revendre son titre avant son échéance, il encoure donc un risque de perte. La liquidité de l’obligation peut être assurée (que le titre soit coté ou non), si elle a été́ prévue par le contrat d’émission.
- Risques à la revente avant échéance : ne pas trouver acquéreur
Le marché obligataire est un marché relativement peu liquide (moins d’échanges que sur le marché actions). L’investisseur qui souhaite revendre son obligation avant l’échéance peut donc rencontrer des difficultés à trouver un acquéreur.
Conclusion
Les moyens de financement de l’entreprise doivent être précisément étudiés afin de trouver quelle émission de valeurs mobilières présente un intérêt pour les actionnaires de l’entreprise.
Vos intérêts personnels doivent être alignés avec ceux de votre société.
Le Cabinet Bondard intervient pour toutes les sociétés innovantes, toutes les startups et leur écosystème (fonds d’investissement, business angels, incubateurs et accélérateurs) en droit des affaires, droit commercial et droit de la propriété intellectuelle, en conseil comme en contentieux. Le Cabinet assiste également ses clients dans leur développement à l’international et en particulier sur le marché U.S.
Si vous avez des questions au cours de la création, le développement ou la croissance de votre entreprise, venez-nous en parler :
Céline Bondard
Avocate aux Barreaux de Paris et New York
Présidente et co-fondatrice de la French-American Bar Association (France)
www.bondard.fr
cb@bondard.fr
[1] Article L. 228-39 du Code de commerce : “L’émission d’obligations par une société par actions n’ayant pas établi deux bilans régulièrement approuvés par les actionnaires doit être précédée d’une vérification de l’actif et du passif dans les conditions prévues aux articles L. 225-8 et L. 225-10.
L’émission d’obligations est interdite aux sociétés dont le capital n’est pas intégralement libéré sauf si les actions non libérées ont été réservées aux salariés en application de l’article L. 225-187 ou de l’article L. 443-5 du code du travail, et sauf si elle est faite en vue de l’attribution aux salariés des obligations émises au titre de la participation de ceux-ci aux fruits de l’expansion de l’entreprise.”
[2] Article L.228-92 al. 1 du Code de commerce : « Les émissions de valeurs mobilières régies par l’article L. 228-91, qui sont des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance et les émissions de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, sont autorisées par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires conformément aux articles L. 225-129 à L. 225-129-6. Celle-ci se prononce sur le rapport du conseil d’administration ou du directoire et sur le rapport spécial du commissaire aux comptes. »
[3] Dalloz – Répertoire de droits des affaires – Chapitre 9 – Obligations donnant accès aux titre de capital ou de créance
[4] Dalloz – Répertoire de droits des affaires – Chapitre 9 – Obligations donnant accès aux titre de capital ou de créance
[5] Autorité des Marchés Financiers – Rapport annuel 2002 – La protection des investisseurs
